傳感電子有限責任公司發明專利權無效行政糾紛案
一、案例背景
昆山吉美川纖維科技有限公司(以下簡稱“吉美川公司”)是床墊等產品的生產廠家,在2010年研發出無須使用膠水就能粘合的椰棕墊產品,其于2011年推出市場后廣受歡迎。吉美川公司將這種新型椰棕墊產品命名為“3E椰夢維”。由于它比較環保、優質、經濟,因此取Environmental(環保)、Excellent(優質)、Economic(經濟)三個英文單詞的首字母,簡稱“3E”;而新型椰棕墊產品的主要原料為椰子外殼纖維,且吉美川公司希望該款產品能給消費者帶來美夢,因此命名為“3E 椰夢維”。
2016年,吉美川公司發現市場上有多家企業在椰棕墊、床墊產品上及宣傳中使用“3E椰夢維”“椰夢維”等標識,這種行為嚴重侵害了自己的商標權,吉美川公司想要維權。但由于百度等網絡將“椰夢維”或者“3E椰夢維”作為一種床墊內芯的新型環保椰棕材料的描述,以及相關同行為了推銷自己的產品,將“3E椰夢維”標識作為床墊內芯材料進行宣傳,“3E椰夢維”的商標識別性及顯著性被削弱,給維權帶來一定難度。
二、權利的重點信息
吉美川公司是一家高科技創新性企業,主要經營床墊等相關產品,且是“3E 椰夢維3E YEMENGWEI”商標()的權利人,該商標核準使用在第20類辦公家具、家具、床墊、細木工家具、床、金屬家具、醫院用病床、沙發、陳列柜(家具)商品上。
三、案例解釋
吉美川公司在2010年對椰棕墊采用的膠水粘合壓膜成型的傳統制備工藝進行革新,其采用熔點高低不同的纖維材料,通過熱熔熱風穿透融化粘合冷卻技術將椰棕墊產品制作成型。這種新技術使得椰棕墊產品不再使用膠水,具有無甲醛、綠色環保、防潮耐用等特點,因此,該產品自2011年推出市場后廣受歡迎。吉美川公司將這種新型椰棕墊產品命名為“3E椰夢維”,并享有第14236826號“3E椰夢維3EYEMENGWEI”注冊商標。
本案被告某家具有限公司(下稱“某家具公司”)是經營床墊的同業經營者,其在淘寶平臺開設的“××木業家具旗艦店”“克××旗艦店”銷售涉案侵權床墊,將“椰夢維”或“3E椰夢維”設置為產品的“寶貝標題”(商品名稱)并在天貓網進行推廣宣傳,同時,在商品詳情中多處使用含有“椰夢維”或“3E椰夢維”的語句進行銷售宣傳,并在產品、產品合格證、外包裝、發貨清單上使用“椰夢維”或“椰夢維A款”等標識。這類標識在文字上與吉美川公司“3E椰夢維3E YEMENGWEI”商標的主要識別部分構成相同或近似,容易導致相關消費者產生混淆或誤認。
(一)
維權訴訟
原告吉美川公司的訴訟請求:
(1)請求依法判令被告立即停止對原告第14236826號“3E椰夢維3E YEMENGWEI”商標專用權的侵權行為。
(2)請求判令被告立即刪除帶有“3E椰夢維”或“椰夢維”標識的任何形式的宣傳、銷售鏈接,并且銷毀床墊及椰棕墊上的被控侵權標識,銷毀帶有被控侵權標識的發貨清單、產品合格證、外包裝、宣傳資料等。
(3)請求判令被告連帶賠償原告經濟損失及合理維權費用共計100萬元。
(二)
對方抗辯
某家具公司的主要抗辯觀點為:“椰夢維”“3E椰夢維”是無膠水椰棕墊(環保棕)的通用名稱,將產品通用名稱注冊為商標違反《商標法》第十一條的規定,其也不具備商標顯著性的特性。某家具公司在床墊上使用“3E椰夢維”主要是為了說明產品的材質,即涉案產品含有環保棕,因此,使用“3E椰夢維”是合理使用,并不構成《商標法》意義上的商標使用,不構成商標侵權。
某家具公司提供了百度、百度貼吧、天貓、淘寶、京東等網站上關于“椰夢維”表述的證據,以及有人將“椰夢維”記載在專利文獻中的證據,以證明相關公眾是將“椰夢維”作為無膠水椰棕墊的通用名稱的。
這個案件在商標是否相同或者近似、產品是否相同或者類似方面并沒有多大的爭辯空間,而吉美川公司在推出相應的產品時也或多或少有些不規范的行為,導致相關公眾直接用“3E椰夢維”來指代這種新型的環保無膠水的椰棕墊。為此,某家具公司主要從這個商標是沒有顯著性的通用名稱和它的使用是合理使用兩個方面進行抗辯。
(三)
一審法院認定
對于某家具公司的涉案行為,一審法院以百度等網站上將“椰夢維”或者“3E椰夢維”作為一種床墊內芯的新型環保椰棕材料的描述,認為“3E椰夢維”即使尚不構成無膠水椰棕墊的通用名稱,也有很多同行經營者和消費者將其作為床墊內芯材料予以介紹和使用,其商標識別性及顯著性日漸削弱和淡化,而某家具公司沒有單獨或者突出使用,并且同時標注了商標“××木業”。為此,一審法院認定某家具公司的使用構成合理使用,不構成商標侵權。吉美川公司不服一審判決,向杭州市中級人民法院上訴。
(四)
二審判決情況
二審法院對于某家具公司使用被控侵權標識“3E椰夢維”是否屬于商標意義上的使用則認為:首先,“3E椰夢維”本身是臆造詞,具有較強的顯著性,從一般消費者的知識水平和認知能力出發,他們也不會將“椰夢維”“3E椰夢維”和無膠水環保椰棕墊材料直接聯系起來;其次,百度等網站的內容并非由主流媒體或權威機構發布,僅能代表個人觀點。因此,某家具公司的使用行為不構成合理使用。
二審法院認為,某家具公司使用“椰夢維”“3E椰夢維”屬于商標性使用。相關公眾在瀏覽及購買商品時,很容易觀察到被控侵權標識“3E椰夢維”,這客觀上起到了區分商品來源的作用,應認定其為商標意義上的使用。同時,被控侵權標識“椰夢維”“3E椰夢維”與吉美川公司涉案注冊商標構成《商標法》意義上的近似商標,且容易造成相關公眾混淆,這侵害了吉美川公司的注冊商標專用權。
關于賠償數額,二審法院綜合考慮涉案注冊商標的知名度、某家具公司侵權行為的性質及主觀過錯程度、吉美川公司為制止侵權所支出的合理費用等因素,依照法定賠償的方式酌情確定賠償數額15萬元。某家具公司已全部履行給付金錢義務。
四、律師建議
通用名稱的認定標準一直是《商標法》理論界和實務界頗具爭議的問題。在司法實踐中,認定商業標識是否已演變為通用名稱需要秉持嚴格把握和審慎評判的態度,否則商標權的效力和邊界將會存在很大的不穩定性和不確定性。本案的重點在于,如何證明“3E椰夢維”具有顯著性,沒有被淡化,更沒有演變成通用名稱,以及被告的使用不構成合理使用等。律師主要從以下兩個方面進行論述。
(一)
判斷商業標識是否演變成通用名稱需從嚴把握
首先,通用名稱是指能夠反映一類商品與另一類商品根本區別的規范化稱謂,或是相關公眾經過長時間使用而在全國或全行業對某種商品約定俗稱的統一稱謂,其包括法定的商品名稱和約定俗成的商品名稱。在判斷商業標識是否演變成通用名稱時,應考慮商業標識的獨創性和顯著性,以及國家標準、行業標準、專業工具書和辭典對于商業標識的記載,并從一般消費者的知識水平和認知能力出發,進行從嚴把握,審慎評判。
其次,百度等網站的內容并非由主流媒體或權威機構發布,僅能代表個人觀點,而不具有行業內的普遍性和權威性。
最后,結合本案證據,“3E椰夢維”為吉美川公司所臆造且最先使用在床墊及環保椰棕墊上的商標,并非是固有詞匯,并且因吉美川公司自2011年至今長期持續使用,其已具有一定知名度,能起到識別商品來源的作用,沒有演變成通用名稱。
(二)
商標權的合理使用必須滿足必要性、合理性和非混淆可能
由于對注冊商標的合理使用已經進入商標權的專有控制范圍,本來就屬于對商標權的限制,因此,這種使用必須滿足必要性、合理性和非混淆可能三個條件。
結合本案,第一,涉案行為可使用其他詞語進行描述,而非必要使用“3E椰夢維”。某家具公司使用“3E椰夢維”的目的在于描述銷售的床墊內芯材料包含無膠水環保椰棕墊的事實,而使用“無膠水環保椰棕墊”更能清晰說明,其使用“3E椰夢維”的行為并非是無法避免的使用。第二,涉案行為是多次使用、突出使用“3E椰夢維”的情形,使得相關公眾很容易觀察到“椰夢維”或“3E椰夢維”,客觀上起到了區分商品來源的作用,超出適度與合理的范圍。第三,涉案行為客觀上造成相關公眾的混淆與誤認。因此,涉案侵權行為不屬于合理使用。
最終,二審法院采納了吉美川公司的上訴理由,撤銷一審判決,認定某家具公司使用“椰夢維”或“3E椰夢維”標識的行為構成商標侵權。
五、正確做法
本案與朗科公司“U盤”商標案、“金俊眉”紅茶案、“阿司匹林”藥品案等是類似的,均是企業突破性地研發出新產品并對產品賦予一個全新的名稱。為了將新產品快速推向市場,使其為經銷商及消費者所接受,這些企業沒有將商標與商品名稱很好地分開宣傳,使得有些公眾將新的商標名稱直接作為商品名稱。企業若不及時制止,商標名稱就有可能演變成為通用名稱。
幸好吉美川公司有一定的知識產權保護意識,及時注冊了“3E椰夢維”商標,并快速針對涉嫌侵權者展開維權行動,從而保護了自身的合法權益。
我建議企業在推出創新性的新產品的同時,要注意區分商標與商品名稱,在宣傳中有所區別,免得商標被淡化,從而使權益無法受到保護。
六、法律鏈接
《商標法》第十一條 下列標志不得作為商標注冊:(一)僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的;(二)僅直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點的;(三)其他缺乏顯著特征的。前款所列標志經過使用取得顯著特征,并便于識別的,可以作為商標注冊。
第五十七條 有下列行為之一的,均屬侵犯注冊商標專用權:(一)未經商標注冊人的許可,在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標的;(二)未經商標注冊人的許可,在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標,或者在類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標,容易導致混淆的,……(七)給他人的注冊商標專用權造成其他損害的。
第六十三條 侵犯商標專用權的賠償數額,按照權利人因被侵權所受到的實際損失確定;實際損失難以確定的,可以按照侵權人因侵權所獲得的利益確定;權利人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定的,參照該商標許可使用費的倍數合理確定。對惡意侵犯商標專用權,情節嚴重的,可以在按照上述方法確定數額的一倍以上五倍以下確定賠償數額。賠償數額應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支。人民法院為確定賠償數額,在權利人已經盡力舉證,而與侵權行為相關的賬簿、資料主要由侵權人掌握的情況下,可以責令侵權人提供與侵權行為相關的賬簿、資料;侵權人不提供或者提供虛假的賬簿、資料的,人民法院可以參考權利人的主張和提供的證據判定賠償數額。權利人因被侵權所受到的實際損失、侵權人因侵權所獲得的利益、注冊商標許可使用費難以確定的,由人民法院根據侵權行為的情節判決給予五百萬元以下的賠償。
董詠宜律師
廣東三環匯華律師事務所專職律師、高級合伙人,主要從事復雜知識產權爭議解決業務,從事商標、版權代理業務。廣州知識產權法院優秀調解員、廣東省及廣州律協委員會優秀委員、廣州律協商標委員會副主任、廣州知識產權大律師提名獎,廣東省法學會知識產權法學研究會理事、廣東省版權保護聯合會監事會監事、海南省知識產權協會專家顧問。成功辦理了一批具有一定影響的知識產權案件,并有十多個案被最高法院、各省市法院、廣東及廣州律協評為典型案例。
張滿興律師
廣東三環匯華律師事務所律師,畢業于山東大學,取得法學專業法學學士學位與金融學專業經濟學學士學位,自從業以來,處理過千件涉及商標、版權及不正當競爭的知識產權案件或法律服務項目,實時跟進案件訴訟進度保持與客戶的緊密溝通,力求為客戶提供優質的客戶體驗。現為廣州市律師協會商標專業委員會委員,所辦理的多個案件如東鵬馳名商標案、賽爾特不正當競爭案、3E椰夢維商標侵權案、山特撤銷字號案等被評為典型案例。
※來源:《知識創富360°解讀知識產權維權與運營68例》